從PCT和國內(nèi)申請的授權(quán)質(zhì)量來淺談專利申請文件的撰寫

作者姓名：楊葉波

作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心

摘要：本文從兩個無效案例出發(fā)，依據(jù)PCT申請和國內(nèi)申請文件的比較分析，分別對

說明書和權(quán)利要求的撰寫提出建議，并依托于專利制度和專利法中對于無效宣告程序中的處

理原則，淺談如何獲得更加穩(wěn)定的專利權(quán)，降低無效風(fēng)險，提出在說明書中給出詳盡的證據(jù)

證明創(chuàng)造性，在權(quán)利要求書中盡量多的保留權(quán)利要求，給后續(xù)的無效程序中的修改留出空間

的主要觀點。

關(guān)鍵詞：無效；PCT申請；國內(nèi)申請；技術(shù)效果；修改

引言

截止到2014年6月，當(dāng)年的國內(nèi)發(fā)明專利的受理量是289563件，至今的總受理量是

3373771件，當(dāng)年的國外發(fā)明專利的受理量是61144件，至今的總受理量是1304755件；當(dāng)

年的國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)量是76205，總授權(quán)量是812068，當(dāng)年的國外發(fā)明專利授權(quán)量是

31437，總授權(quán)量是614233。從上述數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)案件的總授權(quán)率是24%，國外案件

的總授權(quán)率是47%，國外案件的總授權(quán)率達(dá)到了國內(nèi)案件總授權(quán)率的兩倍。這一授權(quán)數(shù)據(jù)

的差異不僅僅源自技術(shù)方案的差別，還有一個原因是由于申請文件撰寫的質(zhì)量良莠不齊。同

樣，在對專利權(quán)被無效宣告的程序中，PCT申請則更容易維持專利權(quán)有效，國內(nèi)申請則無

力還擊。本文將從PCT申請和國內(nèi)申請的文件撰寫對比的角度進(jìn)行分析，談一談如何獲得

更加穩(wěn)定的專利權(quán)，降低無效風(fēng)險。

一、關(guān)于說明書

專利的申請文件主要由權(quán)利要求書和說明書兩部分組成。下面從一個無效宣告案出發(fā)，

了解說明書的撰寫得當(dāng)對于案件的重要性。

某無效宣告請求案，授權(quán)公告時的權(quán)利要求書如下：

1.一種治療口腔炎癥的中藥制劑，其特征在于是由下述重量份數(shù)的中藥原料制成的藥

劑：天冬1份～98份、麥冬1份～98份、玄參1份～98份、甘草1份～80份、山銀花1

份～100份。

2.如權(quán)利要求1所述的治療口腔炎癥的中藥制劑，其特征在于各中藥原料的重量份數(shù)

為：天冬5

份～50份、麥冬5份～50份、玄參5份～50份、甘草2份～40份、山銀花5

份～80份。

3.如權(quán)利要求1所述的治療口腔炎癥的中藥制劑，其特征在于各中藥原料的重量份數(shù)

為：天冬25份、麥冬25份、玄參25份、甘草12.5份、山銀花30份。

4.如權(quán)利要求1至3中之一所述的治療口腔炎癥的中藥制劑，其特征在于該制劑為有

糖顆粒劑、無糖顆粒劑、片劑、膠囊劑、散劑、丸劑、合劑、糖漿劑、煎膏劑、滴丸劑、凝

膠劑或茶劑。

5.一種權(quán)利要求1所述治療口腔炎癥的中藥制劑的制備方法，其特征在于該方法包括

如下過程：(1)按配方稱取五味藥材原料；(2)將上述原料投入蒸煮提取鍋中，加水浸過藥材，

開啟蒸汽蒸煮兩次，濾過，合并濾液；(3)液濾濃縮至60℃時相對密度為1.09～1.12，冷卻

至常溫，加入乙醇，攪拌均勻，靜置12小時以上使沉淀，取上清液，回收乙醇，濃縮至60

℃時相對密度為1.30～1.33的浸膏；(4)加入輔料，按所需劑型的制備工藝制成相應(yīng)劑型。

6.如權(quán)利要求5所述的治療口腔炎癥的中藥制劑的制備方法，其特征在于所述的輔料

為粘合劑、填充劑、矯味劑、濕潤劑、防腐劑、抗氧化劑中的一種或幾種。

某公司針對上述專利的專利權(quán)向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求。涉案專利系在口腔

炎中藥制劑中使用山銀花替代現(xiàn)有技術(shù)中的金銀花，并宣稱這種替代產(chǎn)生了預(yù)料不到的更好

的技術(shù)效果。因此，對于顯而易見性和預(yù)料不到的技術(shù)效果的判斷成為涉案專利是否具備創(chuàng)

造性的爭議焦點。專利復(fù)審委員會審查決定和二審判決均認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)

的基礎(chǔ)上，采用山銀花替代金銀花是顯而易見的，而且通過分析申請文件中的實驗數(shù)據(jù)并不

能證明使用山銀花達(dá)到預(yù)料不到的技術(shù)效果。據(jù)此，專利復(fù)審委員會以不具備創(chuàng)造性為由作

出決定，宣告涉案專利權(quán)全部無效。

經(jīng)過上述案件可以看出，當(dāng)一個案件的非顯而易見性被否性后，其實際具有的意料不到

的技術(shù)效果則成為判斷涉案專利是否具有創(chuàng)造性的焦點，這種情形多見于組合發(fā)明、選擇發(fā)

明和要素變更發(fā)明?！秾彶橹改稀分袑τ诮M合發(fā)明的規(guī)定是：如果組合的各技術(shù)特征在功能

上彼此支持，并取得了新的技術(shù)效果；或者說組合后的技術(shù)效果比每個技術(shù)特征效果的總和

更優(yōu)越，則這種組合具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步，發(fā)明具備創(chuàng)造性；對于選擇發(fā)明

的規(guī)定是：在進(jìn)行選擇發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時，選擇所帶來的預(yù)料不到的技術(shù)效果是考慮的主

要因素；對于上述要素變更的發(fā)明，如果要素的替代能使發(fā)明產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，則

該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性。

另外，在《專利指南》中對于意料不到的技術(shù)效果的規(guī)定是：發(fā)明取得了預(yù)料不到的

技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者

產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術(shù)

領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，事先無法預(yù)測或者推理出來。當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，

一方面說明發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出

的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

但是，申請人往往會把這一點與“顯著的進(jìn)步”搞混，“顯著的進(jìn)步”是創(chuàng)造性的審查

基準(zhǔn)之一，專利法第二十二條第三款的規(guī)定，審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否

具有突出的實質(zhì)性特點，同時還應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步?！秾＠改稀分袑τ陲@

著的進(jìn)步的判斷是：在評價發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步時，主要應(yīng)當(dāng)考慮發(fā)明是否具有有益的

技術(shù)效果。以下情況，通常應(yīng)當(dāng)認(rèn)為發(fā)明具有有益的技術(shù)效果，具有顯著的進(jìn)步：

（１）發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有更好的技術(shù)效果，例如，質(zhì)量改善、產(chǎn)量提高、節(jié)約

能源、防治環(huán)境污染等；

（２）發(fā)明提供了一種技術(shù)構(gòu)思不同的技術(shù)方案，其技術(shù)效果能夠基本上達(dá)到現(xiàn)有技

術(shù)的水平；

（３）發(fā)明代表某種新技術(shù)發(fā)展趨勢；

（４）盡管發(fā)明在某些方面有負(fù)面效果，但在其他方面具有明顯積極的技術(shù)效果。

由此可以看出，顯著的進(jìn)步是大部分案件都具備的，但具備顯著的進(jìn)步并不意味著有

創(chuàng)造性，對于“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的判斷則比“顯著的進(jìn)步”更為嚴(yán)苛，具有意料不到

的技術(shù)效果的技術(shù)方案則具備創(chuàng)造性。

值得注意的是，對于上述意料不到的技術(shù)效果的認(rèn)可，應(yīng)當(dāng)是基于原始申請文件的記

載。也就是說，如果申請人在申請文件中沒有記載這種意料不到的技術(shù)效果，僅僅在后續(xù)審

查程序中進(jìn)行補充性的說明或舉證，則難以得到認(rèn)可。因此，原始申請文件的撰寫對于此預(yù)

料不到的技術(shù)效果尤為關(guān)鍵，而這種記載往往是體現(xiàn)在說明書中。

多數(shù)國內(nèi)申請人在撰寫說明書時，在具體實施例部分都局限于將權(quán)利要求的內(nèi)容在參

數(shù)或具體步驟上做限定照搬到實施例中，比如某案件中，權(quán)利要求1為“一種抗輻射飲料，

其特征在于，原料成分及重量百分比為：海帶多糖0.009％、枸杞多糖0.006％、茶多酚0.003

％、白砂糖8％、檸檬酸0.07％、維生素C0.01％、余量為純凈水”，實施例中僅記載了“一

種抗輻射飲料，其特征在于，原料成分及重量百分比為：海帶多糖0.009％、枸杞多糖0.006

％、茶多酚0.003％、白砂糖8％、檸檬酸0.07％、維生素C0.01％、余量為純凈水”。假設(shè)

上述這種組合是顯而易見的，那么，根據(jù)說明書的記載，這一組合的技術(shù)效果難以達(dá)到上述

所述的“意料不到的技術(shù)效果”。申請人在對上述技術(shù)方案做研究時，可能對現(xiàn)有技術(shù)中一

些常用抗輻射物料的種類以及含量做出篩選，可能發(fā)現(xiàn)了這些物質(zhì)的組合能夠出現(xiàn)1+1>2

的效果，才使得申請人給出了上述組合的技術(shù)方案。但是，由于申請人在原始說明書中并沒

有記載，即使申請人在后續(xù)的無效宣告程序中對該意料不到的技術(shù)效果做出了陳述，也是難

以被接受的。

反觀，PCT申請人在撰寫時，會在說明書中用大量的篇幅對這種技術(shù)效果以及篩選過

程進(jìn)行描述，常常會用表格或者數(shù)據(jù)來記載其整個發(fā)明的過程，并從各個角度做出對比，這

一實驗的記載其表達(dá)的含義，用通俗的話來講，就是只有本申請權(quán)利要求中的各個要素組合

在一起才能起到如此好的效果，這種組合要素缺一不可，不是隨意的選擇或改變就能獲得的。

因此，通過對于本無效案的分析，申請文件中說明書的撰寫對于案件的走向是非常關(guān)鍵

的，說明書應(yīng)當(dāng)盡可能詳細(xì)記載，還原發(fā)明的整個過程，在此，筆者建議國內(nèi)申請人在撰寫

說明書時可以向PCT多多借鑒。

二、關(guān)于權(quán)利要求書

對于權(quán)利要求書的撰寫，同樣由一個案例引出。

某專利授權(quán)公告時的權(quán)利要求書如下：

1．一種電加工設(shè)備，包括：機床、電源裝置、工作液系統(tǒng)以及作導(dǎo)電材料制作的工具

電極由電機樞動安裝在機床上，工具和工件同電源裝置的輸出端相連接．加工時工具以>10M

／S的線速度回轉(zhuǎn)，同工件之間以點或線或面瞬時接觸或有001-01mm的間隙不規(guī)則的方式

運動，并產(chǎn)生頻率為150-30000次／rPM的機械脈沖電源，該工具電極即是—種特殊的機

械脈沖發(fā)生器，作用在工件表面形成局部高密度電流，使工件表南局部快速電熱熔化??粗加

工時，工作電壓為25V-28V，工作電流為1600A-3000A。

在無效宣告程序中，專利權(quán)人對請求人認(rèn)為的不清楚之處爭辯為：機械脈沖電源的頻率

“150-30000次/rPM”單位是“次/秒”，rPM是筆誤，應(yīng)該是秒，不是分鐘。合議組審理

后對上述事實作出認(rèn)定：對于頻率的單位“次/rPM”，不能直接地、毫無疑義地確定為是“次

/秒”的筆誤，因為rPM在機械領(lǐng)域有確定的含義，是“轉(zhuǎn)/分”的意思，不能得出“次/rPM”

必然是“次/秒”，因此，合議組認(rèn)為“次/rPM”代表的含義不清楚。據(jù)此合議組作出全部

無效的無效決定。

由本案的審理過程引發(fā)了如下思考：申請人在權(quán)利要求書中僅記載了權(quán)利要求1，當(dāng)該

權(quán)利要求有缺陷時，一旦進(jìn)行無效宣告程序，則專利權(quán)人還能如何修改？

我國《專利法實施細(xì)則》第六十九條規(guī)定：在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實

用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。發(fā)明或者

實用新型專利的專利權(quán)人不得修改專利說明書和附圖。對于具體的修改原則、方式、時機，

現(xiàn)行《審查指南》作了進(jìn)一步規(guī)定：發(fā)明或者實用新型專利文件的修改僅限于權(quán)利要求書，

其原則是：

（1）不得改變原權(quán)利要求的主題名稱。

（2）與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍。

（3）不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

（4）一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。

在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、

合并和技術(shù)方案的刪除。

權(quán)利要求的刪除是指從權(quán)利要求書中去掉某項或者某些項權(quán)利要求，例如獨立權(quán)利要求

或者從屬權(quán)利要求。

權(quán)利要求的合并是指兩項或者兩項以上相互無從屬關(guān)系但在授權(quán)公告文本中從屬于同

一獨立權(quán)利要求的權(quán)利要求的合并。在此情況下，所合并的從屬權(quán)利要求的技術(shù)特征組合在

一起形成新的權(quán)利要求。該新的權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包含被合并的從屬權(quán)利要求中的全部技術(shù)特

征。在獨立權(quán)利要求未作修改的情況下，不允許對其從屬權(quán)利要求進(jìn)行合并式修改。

技術(shù)方案的刪除是指從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上技術(shù)方案中刪除一種或者一種

以上技術(shù)方案。

由此可以看出，《審查指南》中對于無效宣告程序中權(quán)利要求書的修改規(guī)定的比較嚴(yán)格，

這是出于合理保護專利權(quán)和平衡專利權(quán)人與公眾利益的考慮，考慮到專利文件是經(jīng)過審查后

的文件，權(quán)利要求所要求保護的內(nèi)容是專利權(quán)人自愿修改而成，因此，專利權(quán)人的修改也應(yīng)

在專利文件的權(quán)利要求的范圍內(nèi)進(jìn)行。

通過國內(nèi)和PCT申請文件中的權(quán)利要求書以及歷次修改后授權(quán)公告的權(quán)利要求書進(jìn)行

比較分析，不難得到國內(nèi)申請在無效宣告中對于權(quán)利要求的修改余地小、更加被動的結(jié)論。

其主要原因就在于，國內(nèi)案件往往在提出申請時，權(quán)利要求項數(shù)較少，而在審查過程中的歷

次修改中，常將權(quán)利要求合并成更少的項數(shù)，甚至是只剩下1項權(quán)利要求。在這種情況下，

如果在被授權(quán)專利權(quán)后，有請求人對該權(quán)利要求書進(jìn)行無效請求，則難以通過修改來克服請

求人提出的主張，從而被全部無效。

PCT申請文件中對于權(quán)利要求書的記載往往有幾十甚至是上百項，在審查過程中的歷

次修改中也僅僅是將關(guān)鍵權(quán)利要求進(jìn)行合并，且不會輕易刪除權(quán)利要求之間的引用關(guān)系，權(quán)

利要求書中還有很多關(guān)于功能性的描述。不得不說，PCT的這種撰寫形式使得他在無效宣

告中不會陷于被動中，一旦請求人提出無效請求，申請人還可以通過對權(quán)利要求書進(jìn)行刪除

或者合并的修改方式來克服，從而維持其專利權(quán)。

三、結(jié)語

綜上所述，申請文件在撰寫之處就應(yīng)當(dāng)明白該技術(shù)方案的關(guān)鍵點，在說明書中給出詳

盡的證據(jù)證明該技術(shù)方案的創(chuàng)造性，在權(quán)利要求書中盡量多的保留權(quán)利要求，給后續(xù)的無效

程序中的修改留出空間?？傊?，申請文件的撰寫應(yīng)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、詳盡、求實，方可規(guī)避授

權(quán)后被無效的風(fēng)險。

參考文獻(xiàn)

[1]專利審查指南，中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010年1月，第1

版。